如何完整保护实用新型和外观设计专利
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摘要： 我国对实用新型和外观设计专利实行的是初步审查制，即初审合格就授权发专利证书，不经过发明专利的实质审查程序，因此相对于发明专利来说，实用新型......
由于大型游戏机的产品特点，几乎每一个产品都涉及到实用新型专利和外观设计专利。但是如果对这两个专利认识不足，将会导致关键时刻专利形同废纸。如何才能完整保护实用新型和外观设计专利呢？电玩360通过咨询专利领域的法律专家概括如下：
1、我国对实用新型和外观设计专利实行的是初步审查制，即初审合格就授权发专利证书，不经过发明专利的实质审查程序，因此相对于发明专利来说，实用新型和外观设计专利天生缺乏一定的稳定性。这里所说的实质审查程序，是指审查员通过检索全球与申请专利相关的专利文献，来评价申请专利是否具备授权条件的一个审查程序，实用新型和外观专利发放专利证书没有经过这个程序。
2、获得实用新型或外观专利证书后，为确保专利的价值和有效性，应提请国家知识产权局出具《专利权评价报告》。
《专利权评价报告》不是申请专利后必须要求做的，但因实用新型和外观设计专利申请在审查时仅通过初步审查程序即可授权，审查员对其审查程度较轻，因此实用新型或者外观设计被授予专利权后，并不表示专利权状态稳定(即不存在《专利法》、《细则》无效的情形），国家知识产权局应专利权人或者相关利害关系人请求进一步做出的《专利权评价报告》相当于国家知识产权局对获权实用新型或外观设计专利专利性（专利法规规定）的进一步核查，是对实用新型或外观设计专利作的审查程度较深的再次官方&评估性评价&。 作为专利权人在获得授权后，要求国家知识产权局作出专利权评价报告是对其专利含金量的一次验证，可作为&专利推广&证明专利价值的有价值证据。 专利权人事先作得的专利权评价报告也是日后解决专利侵权必要的资料储备。
《专利权评价报告》不是行政决定，是一种证据形式或证明文件，当人民法院或者管理专利工作的部门审理、处理专利侵权纠纷时，人民法院或者管理专利工作的部门据此可以确定是否需要中止相关程序 ，一般在上述涉及&程序中止&事务时，需要提《交专利权评价报》告。
得到实用新型或外观设计专利后，立即提请国家知识产权局出具《专利权评价报告》，电玩360认为有两方面好处：一是能从专业角度获知自己的专利是否站得住脚，如果有问题是在哪里，可以及早改进；二是关键时刻可以充分保护自身的权益。
3、《专利权评价报告》做出的时间和费用：国家知识产权局在收到专利权评价报告请求书后2个月内作出《专利权评价报告》，费用一共为3000元。&
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徐伟锋Derek Xu
律师、资深专利代理人
华东理工大学材料科学学士、 中国社会科学院法学研究所法律硕士...
徐伟锋Derek Xu
律师 资深专利代理人
华东理工大学材料科学学士、 中国社会科学院法学研究所法律硕士，历任国家知识产权局实审审查员、复审审查员、公职律师、中粮集团知识产权高级经理等职。在十多年的知识产权从业经历中，累计了丰富的专利实务经验并对专利宏观政策、专利国际形势、专利法体系及在企业中的应用等方面具备深入的认识和知识储备。擅长于专利挖掘、申请、布局、专利分析、侵权风险评估、专利侵权诉讼、专利无效诉讼、商标检索、商标注册、软件登记等。是国内顶尖的知识产权专家。
陈青越Tom Chen
资深专利运营专家、专利代理人
英国帝国理工大学Imperial College London物理学专业...
陈青越Tom Chen
资深专利运营专家 专利代理人
英国帝国理工大学Imperial College London物理学专业，拥有20余项国际国内专利和专利申请。国际特许金融分析师(Chartered Financial Analyst)，曾担任高智发明基金（Intellectual Ventures,全球最大专利投资基金）投资副董事、Pamplona对冲基金亚洲首席分析师、高盛投资银行高级分析师，并在伦敦商务金融大学(London School of Business and Finance)担任过MBA和金融硕士讲师。陈青越对专利申请策略、技术产业化、专利评估有丰富的经验，为国内数十家公司提供专利顾问和咨询服务。
张亮Leon Zhang
律师、资深商标专利代理人
浙江大学材料学和计算机科学双学士、北京大学法律硕士...
张亮Leon Zhang
律师、资深商标专利代理人
浙江大学材料学和计算机科学双学士、北京大学法律硕士，历任国家知识产权局专利审查员、美国海陆国际律师事务所（Heller Ehrman LLP全美历史最悠久的律所之一）律师、高智发明基金（Intellectual Ventures,全球最大专利投资基金）投资副董事、法国电信法律顾问等职。专利从业方面有着完整的全链条及国际化经验，为国内为数不多的精尖专业人士。
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5.专利申请需要哪些文档资料?
2.专利被驳回怎么办?
6.知识产权包括哪些?
3.专利申请是100%成功吗?
7.专利获得价值有哪些途径?
4.个人(自然人)可以申请专利吗?
8.专利的有效期是多少?
京ICP备号-5
京公网安备 15号【现有技术抗辩研究】外观设计与发明创造专利文献交叉引用抗辩的类推适用
援引外观设计抵触申请进行现有技术抗辩的类推适用
本则案例出自浙江省宁波市中级人民法院于日审结的一起侵害实用新型专利权纠纷案，案件编号：（2012）浙甬知初字第326号。该案是笔者在前期论文材料搜集阶段进行案例检索时意外发现的一起涉及现有技术抗辩的新类型案件，其特殊性在于，本案被告援引现有技术抗辩的技术不是一项传统意义上的现有技术，而是一项申请在先，公告在后的外观设计专利。法院首先通过法律解释认为，能够援引抗辩的现有技术可以是外观设计专利，然后依据抵触申请可以类推适用现有技术抗辩的法理，支持了被告的外观设计抗辩主张，最终认定被告的实施行为不构成侵犯专利权，并据此判决驳回了原告的全部诉讼请求。
一、基本案情
原告：宁波欧菱电梯配件有限公司
被告：宁波奥力迅电梯部件有限公司
审理法院：浙江省宁波市中级人民法院
法院经审理查明，原告宁波欧菱电梯配件有限公司（以下简称原告）是专利号为ZL的实用新型专利“安装架”的专利权人。该专利申请日为日，授权日为日。其权利要求1为：一种安装架，包括L形安装架体，L形安装架体的短直板上至少设有一个第一安装槽，L形安装架体的长直板上至少设有一个第二安装槽，其特征是L形架体左右两侧为整体式的折边结构。该专利仍在有效期内。
被告奥力迅电梯部件有限公司（以下简称被告）是一家专门制造、加工电梯配件的公司。经查实被告在“2012年中国国际电梯展览会”上展出的相关产品中包含被控侵权产品，经技术比对上述被控侵权产品与具备原告享有专利权的上述实用新型专利权利要求1记载的全部技术特征。另查明，被告没有证据证明其许诺销售的被控侵权产品有合法来源。
原告据此诉称，被告许诺销售的被控侵权产品已经落入了涉案专利权利要1记载的技术方案所确定的保护范围。被告未经许可许诺销售上述侵权产品侵犯了其享有的实用新型专利权。故诉请判令：被告立即停止侵权，并赔偿经济损失人民币20万元。
被告主要辩称，其使用的被控侵权产品虽然落入了原告专利权利要求1的保护范围，但使用的是现有技术，依法不构成侵权。为证明自己的主张，被告举证了一份申请号为，名称为“客梯层们安装架”的外观设计专利公告文本进行抗辩。该外观设计专利的申请日为日，公告日为日。
二、法院判决
法院经审理认为，本案的争议焦点在于被告提出的现有技术抗辩是否成立。根据庭审查明的事实，被告举证的外观设计专利虽然不属于现有技术，但属于在先申请，在后公开的抵触申请，由于抵触申请和现有技术具有相同的属性，即损害涉案专利的新颖性，因此可以类推适用现有技术抗辩的规定。本案中，被控侵权产品与被告据以提出抗辩的外观设计专利所示的直观技术方案相比，二者均呈L形，由长直板和短直板构成，长直板上有三个安装槽，短直板上也有三个安装槽，L形安装架左右两侧为整体式折边结构。被控侵权产品的涉案技术特征与上述外观设计专利的相应技术特征相同，故被告的抵触申请抗辩成立，依法不构成侵犯专利权。最终，法院依照《中华人民共和国专利法》第二十二条第二款、第五款、第五十九条、第六十二条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条第一款之规定，判决驳回了原告宁波欧菱电梯配件有限公司的诉讼请求。
三、案例评析
（一）案例要旨：外观设计专利抵触申请可以类推适用现有技术抗辩
按照目前主流观点，审理专利侵权的法院在进行侵权判断时，不能涉及涉案专利技术是否具有新颖性、创造性的判断问题，如按此观点，本案在裁判依据中援引《专利法》第22条似有不妥，但这并不影响本案在涉及现有技术抗辩原则的法律适用上所具有的典型意义。如果说在本文第二章中重点讨论的抵触申请技术可以类推适用现有技术抗辩的情况，仅限于于发明或者实用新型专利的抵触申请，那么，本案中所反映的外观设计抵触申请到底能否归入上述抵触申请中？如果不能，是否仍可以类推适用现有技术抗辩？笔者认为，欲回答上述问题，应当从抵触申请的概念和抵触申请技术抗辩的法理两个层次进行分析：
首先，从抵触申请的概念上来讲，抵触申请这一规范概念出自于国家知识产权局发布的《专利审查指南》第二部分实质审查第三章新颖性第2.2部分：根据专利法第22条第2款的规定，构成发明或者实用新型专利申请的抵触申请应当满足两个要件，其一，时间要件，即必须是在先申请，在后公开的专利申请；其二，必须是就“同样的发明或者实用新型”向国家知识产权局提出的申请。按照对上述文义的通常理解，此处就“同样的发明或者实用新型”提出的申请应当是指发明或者实用新型专利申请，不包括仅为获得外观设计专利而提出的申请。从这个角度讲，上述案例中法院认为实用新型和外观设计专利申请之间可以互为抵触申请的观点就有待商榷。
但是，从抵触申请技术抗辩的法理上来讲，援引抵触申请技术抗辩仅需证明上述引证技术符合在先申请，在后公开的时间要件即可进行相关技术比对，并不需要证明该引证技术符合抵触申请属于“同样的发明或者实用新型”这一内容要件，即在专利侵权纠纷中，只要被控侵权人能够举证证明其实施的技术属于能够损害被控侵权技术新颖性的在先申请、在后公开的专利申请中记载的技术方案的，即可类推适用现有技术抗辩的法律规定，认定被控侵权人的实施行为不构成对本案权利人享有的专利权的侵犯。从这个角度讲，上述案例中被控侵权人所援引的外观设计专利抵触申请既符合上述类推适用现有技术抗辩所必须的“在先申请、在后公开”的时间要件，同时也符合被控侵权技术方案已经为该外观设计抵触申请中记载的技术方案所披露即后者损害前者的新颖性这一实质性要件。因此，尽管在上述案件中，法院所作推理过程存在一定表述上的瑕疵和不严谨，但是从法律适用的结论上讲，法院最终所作裁判的结果仍然是合法且合理的。
（二）个案推广：交叉引用技术抗辩的类推适用
笔者认为，上述案例的典型意义不仅仅在于外观设计抵触申请可以类推适用现有技术抗辩原则处理该案所反映的具体案件类型，还可以进行反向推论，即发明创造抵触申请也可以作为外观设计专利侵权纠纷当中被控侵权人援引现有设计抗辩的对比文件，只要该发明创造抵触申请记载了与被控侵权外观设计相同或者实质相同的设计，就可以类推适用现有设计抗辩的法律规定，排除涉案专利权人的侵权指控。之所以可以从上述案例的裁判思路中反向推导出上述结论，还是缘于这两种抗辩类型所反映出的基本法理是一致的。
根据《专利审查指南》第四部分第五章“无效宣告程序中外观设计专利的审查”第5节“根据专利法第二十三条第一款的审查”部分的表述：“在涉案专利申请日以前任何单位或者个人向专利局提出并且在申请日以后（含申请日）公告的同样的外观设计专利申请，称为抵触申请。其中，同样的外观设计是指外观设计相同或者实质性相同。”从此规范定义上将，外观设计专利的抵触申请也是仅指外观设计专利申请，不包含发明和实用新型专利申请。尽管如此，但是考虑到现有设计抗辩的法理在于“任何人实施涉案专利的现有设计或者实施相对于涉案专利的现有技术显而易见的设计均不构成对涉案专利权的侵权”，即只要是能够损害被控侵权外观设计新颖性和创造性的技术都可以援引现有设计抗辩。而发明创造抵触申请中记载的技术方案或者附图中记载的产品视图完全有可能披露某种产品的外观设计，如果涉案外观设计专利与之相同或者实质性相同，则不能被授予专利权，相应的，如果被控侵权外观设计与上述发明创造专利抵触申请中记载的产品外观设计相同或者实质性相同，也会损害其新颖性和创造性，故而根据法律适用原理中“类似事由，类似处理”的基本法理，发明创造专利申请也可以类推适用现有设计抗辩的法律规定。
综上所述，发明创造专利抵触申请与外观设计专利抵触申请，无论互相是否构成抵触申请，都可以作为类推适用现有技术抗辩或者现有设计抗辩的引证文件，即如果在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者外观设计属于上述抵触申请中所记载的技术或者外观设计的，都不构成对本案权利人所享有的专利权的侵犯。它的启示在于：在专利侵权诉讼中，对于外观设计专利和一些相对简单的发明创造，被告在检索现有设计或者现有技术专利文献时，可以进行交叉检索，不必局限与所属专利类型文献。
新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。
为描述简便，在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请，称为抵触申请。
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