商业方法专利审查中的机器或转换测试方法的起源——Gottschalk&v.&Benson案
在Gottschalk v.
Benson一案中，申请人在专利局提出的申请是以普通计算机进行的“数据处理程序，特别是数字信息的转换”。该案涉及的是一种方法，将二进制编码的十进制数字（binary-coded decimal
/BCD)转换为纯粹二进制数字。这一转换过程，可以使用各种一般常见的计算机，将二进制编码十进制数字转换为纯粹二进制数字。因此，该申请案并不限于使用特定的技术或工艺，也不限于特定的设备或机器，也不限于特定的终端设备。该申请案的目的是，以各种类型的普通计算机，使用申请案中描述的方法，进行数据转换操作，并且对于这种方法获得专利权。问题在于，专利权人描述并且申请的方法，是否属于专利法第101条中所规定的“程序”。
美国最高法院认为该案中的方法申请是不可专利的。主要理由在于，美国最高法院认为本申请案中使用的数学公式，并不存在与计算机相结合的实际应用，同时最高法院也认为本案中的方法申请全部独占了数学公式的所有应用形式，因此是不可专利的。对于“那些全部独占了数学公式，并且仅因有实际效果，而对于运算法则本身授予专利，是有问题的。”非常重要的是，在该案中，最高法院建立了判断方法申请获得专利授权的“转换”审查标准，即认为，转换或改变一个客体成为不同的状况或事物，可以使那些没有与特定机器相结合的“程序”，获得专利权。
数字计算机，与模拟计算机有很大区别。数字计算机处理以数字表现的数据，使用计算机算法解决问题。一些数字被计算机加以存储，另一些数字以计算机可识别的形式，被输入计算机。数字计算机可以处理这两种数字（新输入的数字和以前存储的数字）。数字可以通过电子脉冲的时间序列形式加以表现，也可以通过磁带、磁鼓、磁盘表面的磁化点，或阴极射线管荧光屏上的充电点，在纸制卡上的打孔，或其他装置表现出来。
一般来说，普通计算机是按照许多不同的软件程序去执行这些操作步骤。本申请案的方法或程序，实质上是为数字计算机运行所需要的编码指令序列。该申请案寻求使用普通编程计算机，以将二进制编码十进制数字转换为纯粹二进制数字形式的方法获得专利权。本案中，解决这一数学问题的程序，实际上运用的是公知的“运算法则”，只不过以编程软件的方式去解决特定数学问题，将一种数字表现形式转换为另一种形式。
十进制系统通常是指十个阿拉伯数字0——9。十进制数字以在适当位置上或数字序列中的确定位置的阿拉伯数字加以表示。例如，“个位”使用“100”、“十位”使用“101”，“百位”使用“102”，“千位”使用“103”加以表现。因此，1492可以表示成(1X103)
+ (4X102) + (9X101) + (2X100)。
二进制则是由两个数字0和1构成的符号系统。在纯粹二进制中，十位是两个字符位，百位是四个字符位，千位是八个字符位。0—9数字，可以在二进制系统中以下表中的四个字符位加以表示。
二进制编码的十进制数字系统（BCD）是使用二进制来对十进制数进行编码。例如53在BCD系统中就被表示为，因为5在二进制中被表示为0101，3在二进制中表示为0011。但是，在纯粹的二进制系统中，53是表示为110101。BCD系统转换为纯粹二进制可以按照公知的运算公式进行处理，因此可以说，其完全是一种智力活动。这种数学运算程序也可以由普通计算机加以执行，并不需要任何新型的特定设备，这一过程甚至不需要使用计算机来完成。
在该发明申请过程中，该申请案的权利要求8和13被美国专利局驳回，美国专利上诉与冲突委员会以No. 315,050决定书，维持了对申请案的驳回决定。美国海关与专利上诉法院，以
441 F.2d 682判决，推翻了美国专利上诉与冲突委员会的决定。美国专利上诉与冲突委员会就向美国最高法院申请调卷令，并且获得了最高法院的调卷令。该案以最高法院调卷令移交最高法院审理（405 U.S. 915）。美国最高法院的Douglas法官是本案的主审法官。
美国最高法院在Mackay Co. v. Radio Corp.一案中认为，“科学真理或科学真理的数学表达方式是不可专利的，但是借助于科学真理的知识进行的新颖而有用的创造是可专利的。”在这一判决之后，出现了一些遵循这一判例观点的判决。这些判例认为，“思想是不可专利的”，
“原则，在抽象意义上是基本原理、最初的原因、动机，这些都是不可专利的；不能给予它们中的任何一个以专利权。”因此，被发现的自然现象、智力活动过程和抽象智力观念等，都是不可专利的，它们是科学和技术发明的基本工具。“如果某人发现了迄今为止不为人所知的自然现象，是不可专利的。如果从该发现中产生了发明，发明必须是该自然法则的应用，从而产生新颖而有用的成果。”虽然在Funk Bros. Seed Co. v. Kalo
Co.一案中，法院是在审查产品申请中适用这一原则，而不是针对方法申请，但在Benson 一案中，最高法院认为这一原则可以有同样的适用。
最高法院认为，在本案中，该方法申请非常抽象，并且彻底地覆盖了BCD数字转换为纯粹二进制数字的各种已知和未知的使用方式。这种对数学法则的使用，可以通过现有的机器或未来开发的设备，或根本不用任何设备来完成。
在O'Reilly v. Morse一案中，Morse
被允许对于使用电磁产生可识别的电信记号的程序，获得专利权。但在该案中法院驳回了其第八项权利要求，Morse
在此项权利要求中申请：“电磁技术的使用，该电磁技术是为不论在任何距离上标记或打印可理解的字符、记号或字母而开发的技术”。法院在驳回该权利要求时认为：
“在科学的未来发展上，可能会有一些未来的发明家，可能会发现在远距离上以电气或电流方式书写或打印的模式。它的发明可能并不复杂，并且可以避免不合理的花费。如果这些都被本专利覆盖，未来的发明家就不能使用这些技术；公众也可以因不允许该技术授予专利权而获得利益。”
因此，对于公知知识的全部实际运用方式的独占是不被接受的，这样的发明申请也不能被授予专利权。这一独占的观点，是本案中美国最高法院非常重要的思想，也为后世关于商业方法专利审查原则建立了“独占”测试规则。
针对本案中并不必需使用特定计算机设备这一特点，美国最高法院回顾了一些重要的不使用特定设备的申请案，认为在不存在特定设备的情况下，也是可以获得专利授权的，只要存在着转换特定客体为不同的事物或状况这一现象。
在Corning v. Burden一案中，法院认为：“一个人可以发明关于制革、染色的新颖而有用的改进方法，而不需要特定形式的机器或设备。”例如，制革、染色、制作防水布、硫化弹性橡胶、熔炼矿石等的工艺。转变原材料的化学程序或物理工艺，很明显地属于可专利范畴。
Cochrane v. Deener一案是一种制作高级面粉的程序，该程序首先将特级面粉分离，然后将杂物用鼓风机从中级面粉中筛出，重新研磨中级面粉，然后与特级面粉相混合起来。该申请没有限定特定的机器。在该案中，法院认为：
“该程序是可以获得专利权的，不需要考虑使用什么特定手段和工具。程序中的某一步骤可能是产生效力的实物，不论是否为铁锤、杵和臼、或者是磨粉机。如果授予专利并不限于特定工具和机器，对其他实物的使用也可以构成侵权。这种程序就是使用原料产生最终结果的一种方法。它是一个工艺或一系列工艺步骤，在客体上加以使用，以转变客体为不同的状况或事物。”
转变客体为不同的状况或事物，这一用语对于那些不限定特定机器的方法申请有启发意义。在Tilghman v. Proctor一案中也提出这一问题，该案是从脂肪中使用水在高温和压力下生产脂肪酸和甘油的程序。在Expanded Metal Co. v. Bradford一案中，也授予膨胀合金的生产程序以专利权。在Smith v. Snow和Waxham v. Smith两案中，涉及一种孵蛋程序，以及向蛋输送空气的方法。在该案中法院认为：
“在特定的方法申请中，使用原料，以自然界中没有的方法和在先技术没有料想到的方法实现相关功能，这是可专利的方法或程序。不需要考虑是否存在特定形式的机器。……不能否定这种‘功能性’。”
有人争辩说，方法是否必须与特定机器或设备相结合，或者是否必须转变主题或客体为不同的状况或事物，这些都存在争议。最高法院并不认为，如果申请不符合判例的这些要求，就没有方法申请可以被授予专利权。因此，美国最高法院在建立了机器或转换测试方法的同时，并没有排斥不满足机器或转换测试方法的申请案也可以获得专利权的可能性。
在该案审查过程中，美国政府质询最高法院，是否最高法院认为一项程序必须或者转换某种客体，或者与新设计的机器结合执行该程序，才是获得专利的条件。最高法院认为，这些标准是可专利性的“线索”，但拒绝认为，这些标准在任何案件中都构成可专利性的必要条件。
有人认为，专利法应当扩及保护这种独占类型的程序申请，但最高法院认为，法院没有能力说这种话，这是一个政策问题。如果这样的程序被授予专利权，许多相当麻烦的事情就会出现，需要进行广泛的调查研究，包括听证，只有通过听证程序，才可以调查清楚这些广泛关注的问题。这些带来的技术问题是需要国会行动加以解决的。
针对本案来说，美国最高法院认为，在本案中的数学公式除了与数字计算机相结合之外，没有实际应用。这就意味着，如果给予其专利授权，则是给予数学公式的整个独占以专利授权，实际上是授予公式本身以专利权。
最高法院认为，由于本申请案没有限定特定类型的编程数字计算机，既不涉及特定目的的相关机器，也不涉及转换相关材料，该申请案全部独占了相关方法的在任何领域目前已知或未来发明的各种使用形式。因此，该申请案指向的仅是公式，构成不可专利的客体。因此，推翻了上诉法院的判决，该案在1972年11月20日审结。
在该案判决中，至少提出了四个非常重要的观点，一是与特定机器相结合的方法申请可以获得专利权；二是没有与特定机器相结合，但能够转换特定客体为不同的状况或事物，也可以获得专利权；三是独占数学运算法则的全部应用的申请，不可以获得专利权；四是美国最高法院并未强调，特定机器结合或转换测试方法，是审查商业方法专利申请的绝对方法。这些思想，被后世的法院判决广泛采用，影响非常深远。
本案在判定以软件本身确定软件申请的案件中，被广泛引用。许多专利律师技术性地加以申请，大多是在申请案中结合了新的机器发明，这样以软件发明与编程执行该程序的普通数字计算机相结合，就比较容易获得专利保护。
该案也留下了一个争议的问题，即程序是否必须指向对材料的转换，或者结合于新颖的执行程序的机器或设备。这一疑问在2010年审结的In re
Bilski一案中，再次出现，并且通过该案判决，在机器或转换测试方法上有了比较大的发展。美国政府也对Benson一案有争议。计算机执行的纯粹的抽象思想的程序（不可专利），和计算机以实际方式执行该思想（可专利），两者之间的差异，长期以来成为美国专利局讨论的问题。
总体来看，Gottschalk v.
Benson所建立的审查原则，体现了美国最高法院的基本思想，机器或转换测试规则正式被确立起来。在2010年审结的In re
Bilski一案中，联邦巡回上诉法院又回溯到本案，采用了本案所提出的机器或转换的观点。
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。您的位置：&&&&&& > 正文
试析商业方法专利制度 14:35&&来源： |
　　摘要　目前，美、日、欧等发达国家根据利益需要建立了相关的商业方法专利制度，其实践表明，商业方法专利保护具有合理性。发达国家对商业方法专利的态度逐渐趋向一致，给以肯定和积极推进。各国在不断的改进和修正相关商业方法专利制度，以维护本国利益。
　　论文关键词　商业方法专利　专利制度　专利主题　审查标准
　　一、商业方法专利定义
　　商业方法专利到目前为止还没有统一的定义。世界知识产权组织（WIPO）以及美、日、欧等国都是为了各自的需要而对商业方法专利做出相关的定义。WIPO对商业方法专利作出的定义是：对借助数字化网络经营商业的、有创造性的商业方法申请的专利。美国专利局对美国专利分类号705类提供的定义是：装置及相应执行数据运算操作的方法，应于商业运作、行政、企业管理或财务资料处理的装置及其对应的方法。欧洲专利局对商业方法专利的定义是：涉及人、社会与金融之间关系的任何主题。它主要是根据实际的操作进行界定的，而不是理论。从这些有关商业方法专利的阐述可以看出，商业方法专利是以计算机技术迅速发展为前提而产生的，要求各国执法机关能迅速对其作出反映。由于商业方法专利本身是一种经济政策，对各国产业发展有着重要影响，因此在法律上能否作为专利客体存在着很大的争议，各国回避在立法上对其进行定义，以便今后能采取对其有关的政策。由于各国一般认为只有通过技术手段实施的商业方法发明才能做为专利客体，所以笔者认为也可以对商业方法专利进行如下定义：排除纯粹的智力活动规则，在计算机硬件或软件的辅助作用下，进行商业管理经营或对商业信息进行技术处理的方法。
　　二、主要国家或地区商业方法专利制度分析
　　在专利制度刚建立时，各国都排除了对商业方法的专利保护，其原因是商业方法不具备专利法中对发明或技术方案的规定。自1998年美国在State Street Bank& Trust案件中抛弃其一贯坚持的&商业方法专利除外&原则，开启商业方法专利保护的先河之后，各国纷纷开始根据本国的需要承认商业方法的可专利性，建立相关专利制度。
　　（一）美国
　　在一系列对商业方法专利产生深远影响的后，美国立法部门开始行动，对商业方法专利采取的保护措施以法律的形式进行了规定。1996年2月美国专利与商标局（USPTO）正式颁布了《与计算机有关的发明的审查指南》，提出应像其他方法专利一样给商业方法专利以合理待遇，随后从其专利审查程序中删除了商业方法除外原则。1999年12月生效的《美国发明人保护法》，确定了商业方法的在先使用保护，针对过去普遍存在的未申请专利而以商业秘密的形式使用的商业方法，创设了第一发明人以在先使用作为侵权抗辩的一种制度。2000年3月USPTO提出了一项商业方法专利行动计划，提高了商业方法专利申请的审查能力，改善了授权商业方法专利的质量。2000年7月USPTO公布了商业方法专利白皮书，目的是确保高质量的商业方法专利并有利于发展电子商务产业，以&自动化财务或管理数据处理方法&作为商业方法的正式名字，并归属于美国专利第705类。综上可见，美国在积极推动并采取各种措施来完善商业方法专利保护，在对问题专利的解决中，不断反思其制度的合理性，提出了提高专利质量和合理限制专利申请的具体建议。
　　（二）欧洲
　　欧洲在美国对商业方法专利制度的态度变化时意识到，如果想在将来的国际知识产权竞争中取得优势，就不能一味的否认商业方法专利，限制对其授权。尽管对商业方法是否应该授权还存在争论和分歧，但欧洲专利局（EPO）在专利审查政策上已经改变了立场。2000年5月EPO向三局提交一份报告，阐明了对商业方法发明专利申请进行审查的态度，并提出了相应的审查原则。2001年11月EPO公布了修改后的审查指南，将商业方法纳入专利的保护范围，表明在计算机实施的发明的专利保护上，EPO开始向USPTO的实践靠近。2002年2月欧洲委员会颁发了《以计算机实施的发明的可专利性指令草案》，该草案规定被授予专利权的商业方法必须与计算机网络技术相结合。由上可见，EPO在以计算机实施的发明专利保护上态度趋向开放，但相对于USPTO还是比较严格的。
　　（三）日本
　　日本对商业方法专利保护的态度和行动非常积极。为满足本国利益需要及维护本国商业方法专利申请人利益，日本特许厅（JPO）在不断调整有关法律政策。1999年12月日本颁布了《与商业有关的发明的审查》，规定了对商业有关发明的审查应作为计算机软件相关发明来进行。2000年12月JPO公布了修改后的《专利和实用新型审查指南》，对计算机程序和商业方法进行判断，细化了专利分类，严格了商业方法发明的授权条件。2002年4月日本国会公布了修改后的《发明专利法》，对软件专利加强了保护，为进一步实施商业方法专利保护提供了法律保障。
　　三、主要国家或地区商业方法专利制度比较研究
　　商业方法专利是结合了计算机技术的新事物，各国专利局对其授权越来越趋于一致，但由于各专利大国对商业方法专利申请的态度和策略不同，在各国相关制度中，商业方法成为可专利的主题的条件和商业方法可专利的审查标准仍存在着区别。
　　（一）商业方法成为可专利主题的条件
　　商业方法要成为可专利的主题，必须符合一定的条件。美国《专利法》第101条是这样规定可专利性主题的：&任何新颖而实用的方法、制成品、合成物、机器，或者上述各项的新颖和实用的改进，都可以按规定的要求与条件，获得专利权&。美国最高法院确立计算机软件可专利性的原则是：计算机程序并不是不可专利主题；包含数学算法应用的专利请求范围被视为一个整体时，才可成为专利标的。在经过一系列有关商业方法专利案例的解释和拓展后，美国法院认为判断一项标的是否可成为专利主题，不应局限于上述法定的四项标的内容，而要看这项标的的本质是否具有&有用性&。只要这项标的能产生实用、具体且有形的结果，则表明这项标的能产生实际意义的价值，即可成为专利主题。这也是对商业方法专利实用性要件的重新诠释。
　　欧洲对可专利主题的要求是具备&技术特征&。根据《欧洲专利条约》第52条第1款的规定，任何技术领域的发明，只要具备创造性，新颖性且能在产业上运用，就可以授予专利。第2款的规定，计算机软件和程序不能授予发明专利。欧洲专利局对此做出解释，第1款中的发明必须具备技术的和具体的这两种特性。而在《关于欧洲专利授权的实施细则》中，规定了可专利的主题必须是针对技术领域的技术问题，应把其限定在发明的技术特征范围内。可见，在欧洲，技术性质是对可专利主题的最基本要求，同时也是一项发明创造获得专利权的首要条件。依据《欧洲专利公约》第52条第2款的规定，商业方法与计算机程序本身不能成为可专利的主题，但对于包含了商业方法与计算机程序的专利申请，只要这项方法或产品具有技术特征，则这项申请可以授权。因此对于商业方法与计算机程序而言，若具有技术特征即可成为可专利的主题。
　　日本采取实用主义策略，其专利政策与美国类似。对于可专利的主题，日本《专利法》第2条第1款规定：&利用自然规律先进的、新颖的技术构思可视为发明。&对可专利主题有三个方面的要求，物体硬件资源的控制及处理；物体的物理性质或技术性质进行的信息处理；使用硬件资源处理。商业方法要成为受专利保护的主题必须满足上面条件，因此，在日本，纯粹的商业方法被排除于专利保护之外，只有和技术结合的商业方法才可授予专利。
　　美国对商业方法专利的技术性要求已不存在限制，已用&实用性&代替了&技术性&，一切发明只要能产生实际价值就能成为可专利的主题。而欧洲和日本，商业方法要成为可专利的主题必须坚持着&技术性&的要求。
　　（二）审查标准
　　目前美日欧对商业方法专利的态度都是肯定的，但在审查制度上却不尽相同。在确定一项商业方法发明能成为可专利的主题后，能否授予其专利权还要取决于对该商业方法的新颖性、创造性和实用性的判断。只有达到这三个判断标准的商业方法才可被授予专利。
　　新颖性审查是为了保证所授权的专利是首创的。目前只有美国等少数几个国家使用先发明原则，因为这种原则在实践中难以操作。其他大多数国家采用的是先申请原则，以申请日进行判断所申请发明的新颖性。
　　创造性审查是专利审查的关键。对专利的创造性审查判断是对其非显而易见性的审查判断。美国专利法对商业方法的非显而易见性的规定是：审查一项商业方法专利申请的非显而易见性应同审查一般专利申请一样。但对其的判断关键在于这项商业方法发明是否运用了技术手段和技术效果。因此美国专利局，对商业方法发明非显而易见性的判断与普通专利的判断相比较时，更注重的是判断同领域技术人员的水平高低和确定&在先技术&的范围。在对商业方法发明创造性的判断上，日本特许厅明确了&对一项使用计算机的商业方法发明进行的判断应该是对其整体的包括涉及到商业方法部分的创造性的判断&。表明其判断不仅包括计算机硬件和软件的部分，还包括商业方法本身的部分。可见日本特许厅在对创造性的审查上比美国更加严格。欧洲专利局在2001年发布的新审查指南中指出，在一项商业方法专利申请中，商业方法的技术特征是显而易见的，但其本身特征对同领域的技术人员来说是非显而易见的，则认为权利要求不具备创造性。欧洲专利局在处理商业方法专利的申请时，审查严格指向的是其技术特征，而不是商业方法本身。
　　一项发明在申请专利时首先应对其进行实用性审查，其后才是新颖性和创造性的审查。在美国已发生的有关案例中，专利审查基本上己用&实用价值&法则代替了&实用技术&法则，作为一项发明是否可授予专利权的依据。而在欧洲，其专利公约规定&只要一项发明能在各种产业中使用，包括农业中创造或使用的发明，则认为其能在产业上应用&。欧美国家在对商业方法的实用性进行审查判断时，只考虑这项发明是否可以应用，而不考虑其是否能在电子商业经营过程中能否产生实际的效果。
　　四、结论
　　美、日、欧等许多国家已经通过法律制度承认了商业方法这种新型专利。随着计算机网络技术的迅速发展，与网络技术相结合的新型商业方法在管理和生产等活动中产生了巨大的经济利益，因此美、日、欧等国在立法和司法实践上突破专利制度的框架，将商业方法专利权纳入到专利法保护的范畴。虽然在商业方法专利制度上各国还存在一些差异，但都是从本国国情出发，不断的改进和修正，以维护本国利益，推进商业领域的发展。
权威师资阵容，经典班次科学搭配。适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员
高清智能交互课件，下期学费减半。 适合基础薄弱、工作忙，高效备考的学员
实验班助教贴心指导，签署协议保障通关。适合有专职助教督促指导，零基础、时间紧的学员
考点集中，方便快捷，手机/平板专属课堂。购买全套课程任一班次同时购买移动班，可享7折优惠
历年真题，应试指南。看书、做题、云笔记功能一应俱全
1100元/门&
1800元/门&
3000元/门&
500元/门&&
50-100元/套&&
司法考试相关栏目推荐
··············
2015年司法考试移动班，支持以手机/平板电脑为载体学习网络课程，每15-20分钟一个讲座，化繁为简。权威名师倾情打造，授课幽默风趣，妙语连珠！
学员:maojiayi学员:wppwdd8学员:laimengzhu学员:gongzheng2013学员:szt520125学员:wangshen1987
咨询电话：010-
特色班精品班实验班移动班
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。紧扣大纲全面讲解，超值优惠套餐！
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。
当年考试不过，第二年半价重学！
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
权威师资阵容，经典班次科学搭配；高清视频课件，移动应用随学随练。
当期考试未过，签署协议，学费全返！
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
以知识点为单元授课，每15分钟一个讲座；
化繁为简，强化重点、难点、考点。
适合有一定专业基础，高效利用零散时间高效备考的学员！
含全套基础学习班、法条串讲班、 冲刺串讲班、真题解析班、论述题精讲班。
1、凡本网注明“来源：法律教育网”的所有作品，版权均属法律教育网所有，未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用；已经本网授权的，应在授权范围内使用，且必须注明“来源：法律教育网”。违反上述声明者，本网将追究其法律责任。
2、本网部分资料为网上搜集转载，均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的，请作者与本网站联系，本网站核实确认后会尽快予以处理。
本网转载之作品，并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用，请与著作权人联系，并自负法律责任。
3、本网站欢迎积极投稿
Copyright & 2003 - 2015
Rights Reserved.　北京东大正保科技有限公司 版权所有
－－－－－－－－－－－－－－
咨询电话：010-6500111 咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）　客服邮箱：
传真：010- 投诉电话：010- 建议邮箱：&办公地址：北京市海淀区知春路1号-学院国际大厦18层()
　　/　　　京公网安备66