专利实施许可的分类方式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
专利实施许可的分类方式
中国最大的专利融资交易与技术创新创客孵化...|
总评分0.0|
&&专利许可贸易是通过专利权人与他人签订专利实施许可合同实现的。在合同中许可方允许被许可方在一定条件下实施或使用其专利。“一定条件”是指被许可方支付一定费用和在一定范围内实施或使用;“一定范围”是指许可方授予被许可方的权限范围,这个权限范围是许可实施地域权利范围和许可实施权利内容范围。
阅读已结束，下载文档到电脑
想免费下载本文？
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑，方便使用
还剩3页未读，继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢权利人如何防范专利许可中的法律风险 - 知识产权律师网 - 中国优秀知识产权门户网站 - 由协力律师事务所·知识产权事务中心主办
知识产权 中国知识产权 中国知识产权律师 知识产权律师 上海知识产权律师 专利 商标 著名商标 知名商标 商标展示
版权 专利 商标 商业秘密 反假冒 反不正当竞争 技术秘密 经营秘密 客户名单 计算机软件 计算机程序 企业名称 商号
著作权 外观设计 实用新型 互联网 侵权 间接侵权 剽窃 复制 盗版 打假 假冒 禁止 赔偿 知识产权法律法规 司法解释
软件著作权 许可 独占 排他 授权 著作权登记 集成电路布图设计 植物新品种保护 农业化学物质产品 药品行政保护 新药保护
中药品种保护 知识产权海关保护 仿制药品审批 作品 发表权 署名权 修改权 保护作品完整 复制权 发行 发行权 出租权
展览权表演权 放映权 广播权 信息网络传播权 摄制权 改编权 翻译权 汇编权 合作作品 委托作品 电影作品 职务作品
署名权 修改权 保护作品完整权 合理使用 出版 表演 录音录像 播放 出版者 表演者 广播电台 电视台 歪曲 篡改 创作
发明 实用新型 外观设计 新颖性 创造性 实用性 申请日 优先权 专利权的期限、终止和无效 专利复审 专利使用费 权利要求
职务发明 冒充 专利纠纷 注册商标 未注册商标 知名商品 特有的名称、包装、装潢 企业名称 认证标志 名优标志
商标集体商标 证明商标 服务商标 驰名商标 地理标志 商标争议 特殊标志 奥林匹克标志 假冒 伪劣 商品 虚假广告 误导
侵犯知识产权罪 假冒注册商标 假冒他人专利 侵犯商业秘密 著作人身权 著作财产权 邻接权 演绎权
企业,企业维权,专利咨询,专利保护,商标保护；
&&您现在的位置
权利人如何防范专利许可中的法律风险
作者：　来源：　日期： 15:19:22
&作者简介：马远超 协力律师事务所高级合伙人&
&&& 据报道，2007年在我国国家知识产权局登记备案的专利许可合同数仅为118件，涉及的专利数564件。自2008年以来出现井喷，每年都达到1万件左右，并呈逐年增长的趋势。虽然中国企业之间的专利许可近年也已呈现逐年增长之势，但对于大多数中国企业而言，仍然属于陌生而遥远的领域。而在美国、日本、欧盟等专利强国或者地区，大型企业不仅参与行业标准、游戏规则的制订，而且广泛从事专利许可交易。
&&& 4月12日，浙江省高级人民法院于公布了“2011年十大知识产权有关案件”，敖谦平诉飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司等侵害发明专利权纠纷案赫然在列。宁波中院与浙江高院不同的判决，引发了国内媒体的广泛关注，中国知识产权业内展开了广泛地争议和讨论。本文拟从专利权人角度出发，探讨权利人如何识别和防范专利许可中的法律风险。
风险一：专利许可边界模糊，埋下争议隐患
&&& 专利许可的边界即专利许可范围，涵盖许可期限、许可对象、许可方式、许可地域、许可内容等各方面内容，是专利许可的核心问题。任何一个环节约定不明，都会导致专利许可边界模糊，埋下争议隐患。
<FONT color=#、许可期限
&&& 专利许可期限，包括起始期限与终止期限。许可期限绝非约定自某年某月某日起至某年某月某日终止如此简单。对于被许可人而言，许可起始日期并不必然意味着被许可人能够顺利地实质性实施被许可的技术方案。在某些情况下，仅仅凭借专利披露的技术方案和实施例可能无法达到最优实施状态，仍需在权利人披露某些细节、窍门的情况下才能实现。对于许可人而言，许可终止期限往往不是一个静态的固定日期。在许可期限临近届满时，许可人存在停止生产、停止包装、停止销售等多个时间节点。被许可人何时需要停止生产、是否需要销毁半成品、工厂库存商品是否可以继续销售、门店库存商品是否可以继续销售、在售后服务过程中是否可以实施许可专利、权利人是否回购剩余库存产品、是否销毁何时销毁生产模具，这些问题都是许可期限所涉及的问题。一般而言，如果权利人采取提成浮动方式收取专利许可费的，往往先设定一个停止生产的明确期限，同时设定一个停止销售的明确期限，允许被许可人在停止生产后的一定期限（例如半年）内继续将库存产品进行销售，但不得进行生产，根据总体销售额度结算专利许可费。一旦约定不明，许可人难以有效地及时制止被许可人实施专利技术或者销售专利产品，作为导火索也容易引发许可费结算的争议。
<FONT color=#、许可对象
&&& 对于权利人而言，应当明确限定被许可人的主体范围，明确是否包括被许可人的关联公司，例如子公司、母公司、兄弟公司等。有的公司一套人马两块牌子；有的公司股权结构复杂；有的集团内部各子公司分工不同，有的负责销售，有的负责生产。如果被许可对象不够明确，可能出现多个被许可人同时生产、销售的情形，权利人难以监督许可合同的履行，也有可能出现权利人竞争对手通过控制某一被许可人的股权或者与某一被许可人进行合作从而间接获得许可授权的情形，从而损害权利人的利益、违背权利人的许可初衷。
<FONT color=#、许可方式
&&& 从许可权性质角度划分，许可方式包括独占许可、排他许可和普通许可。所谓独占许可是指除被许可人之外，包括权利人在内的第三方均不得在许可期限内实施专利。所谓排他许可是指除被许可人、许可人之外，任何第三方不得在许可期限内实施专利。所谓普通许可是指被许可人有权在许可期限内实施专利，许可人在许可期限可以自行实施专利，也有权许可第三方在许可期限内实施专利。如果约定不明，则视为普通许可。明确约定许可方式，对于明确权利人的权利义务意义重大。
&&& 此外，权利人是否允许被许可人进行转许可，是否允许转被许可人再次进行转许可，也是权利人需要事先考虑清楚的问题。从消极方面而言，允许被许可人转许可，意味着被许可人可以通过转许可获得许可费收入，转许可过程中可能出现超出原许可范围情形，埋下纠纷隐患；转被许可人获得许可权后，会导致市场上出现更多的专利产品，可能导致权利人对外许可收费能力的下降。从积极方面而言，允许转许可鼓励专利产品更快更好地进入市场，可能给权利人带来更多的收益。
&&& 在敖谦平诉飞利浦（中国）投资有限公司、深圳市和宏实业有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，权利人敖谦平允许“和宏公司许可第三方以O EM、ODM委托加工的方式使用专利技术”，该授权表达方式是本案的核心争议焦点，即被许可人和宏公司是否有权接受飞利浦公司的委托，为其加工使用涉案专利的产品。被许可人实施专利，如果以自己名义生产，可以自行生产或者外包给第三方生产；如果以他人名义生产，被许可人可作为承揽方自行生产或者外包给第三方生产。在第二种情形中，被许可人实施了专利，但是第三方尽管未得到权利人许可，仍可以自己的品牌销售专利产品，绕开了专利许可障碍。如果允许被许可人为他人代工，等同于被许可人获得了转许可的权利。因而，笔者更倾向于一审法院的观点，认定和宏公司仅有权自行生产或者作为定作人委托第三方生产，无权接受第三方委托作为承揽人生产专利产品。
<FONT color=#、许可地域
&&& 专利权具有地域性，仅在核准登记所在国具有受法律保护的排他性权利。权利人不得超出该国地域范围进行授权许可，不得授权他人在法律保护的地域之外实施专利技术方案，否则极有可能导致被许可人在第三国侵害他人的专利权。另一方面，如果权利人不合理地限制被许可人实施专利的地域，也可能导致该合同限制条款无效。《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条明文禁止权利人不合理地限制被许可人的销售渠道和出口市场。可见权利人在明确许可地域时，既不能肆意扩大许可地域范围，也不能任意限制许可地域范围，否则均可能发生法律风险。
风险二：专利许可合同未登记，引发效力争议
&&& 在诉讼实务中，经常发生被许可人以专利实施许可合同未经备案登记，主张合同无效的情形。根据我国《专利法》、《专利实施许可合同备案管理办法》的规定，专利实施许可合同应当办理备案登记手续。《专利实施许可合同备案管理办法》第五条规定：“当事人应当自专利合同生效之日起3个月内办理备案手续。”可见，专利实施许可合同登记并非是合同生效的要件，合同生效在前，合同备案在后，合同未予备案并不影响合同生效。对于独占性专利实施许可合同而言，如果没有备案登记，权利人违反约定再次向第三方授权许可的，第三方得以善意第三人抗辩，在先独占性被许可人不得追究其侵权责任，可追究权利人违约责任；如果在先许可没有备案登记，权利人再次向第三方发放独占性许可并经备案的，在后独占性被许可人可以对抗在先被许可人，从而禁止在先被许可人实施专利技术方案，在先被许可人可通过追究权利人违约责任获得救济。因而，笔者建议权利人以及被许可人及时办理许可合同备案登记，有利于保护合同双方合法权益。
风险三：收费计算约定不明，引发收费争议
&&& 权利人在专利许可中的收益，主要以获取许可费形式体现。常见的收费方式有固定收费（一次性支付或者分期支付）与浮动收费两种模式。浮动收费模式中，一种为完全浮动，一种为前期收费与浮动收费相结合。所谓前期收费是指权利人先行收取一笔保底的许可费，所谓浮动收费是指权利人根据被许可人的生产数量、销售金额等可变因素约定计算许可费的方式。对于生产数量、销售金额的监控成为合同履行过程中的难点。由于收费计算方式约定不明，导致的诉讼纠纷并不鲜见，因而权利人必须在合同中明确约定可操作性强、可检验的收费模式。
&&& 例如在一种合成饮料的生产方法发明专利许可案例中，权利人以前期收费与浮动收费相结合的方式收取许可费。在收取前期固定收费后，根据合成饮料的产量以及销售价格来计算浮动许可费。如何统计被许可人的实际产量、如何监控被许可人的实际销售价格成为合同履行过程的难点。为此，权利人约定在被许可人的生产设备上安装电子计数器，以电子计数器统计的生产数量作为双方结算许可费的依据；此外，双方选定五家特定品牌的超市，以权利人在这些超市中公开购买的零售价的平均价作为双方结算许可费的依据。解决了这两个问题，双方在合同履行过程中结算许可费就不再具有争议，充分保障了权利人的利益。
风险四：许可条款过于苛刻，导致约定无效
&&& 我国《合同法》第三百二十九条规定：“非法垄断技术、妨碍技术进步或者侵害他人技术成果的技术合同无效。”我国《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条对“非法垄断技术、妨碍技术进步”的情形做了详细说明。
主要包括以下情形：
<FONT color=#、限制再研发，即权利人限制被许可人在专利技术基础上进行新的研究开发或者限制被许可人使用改进后的技术；
<FONT color=#、强制回授，即双方交换改进技术的条件不对等，例如要求被许可方将自行改进的技术无偿提供给权利人、非互惠性转让给权利人、无偿独占或者共享该改进技术的知识产权；
<FONT color=#、限制获得替代技术，即限制被许可人从其他来源获得与许可专利技术类似或者具有竞争力的其他技术；
<FONT color=#、阻碍实施，即阻碍被许可人根据市场需求，按照合理方式充分实施被许可专利技术，包括明显不合理地限制被许可方生产产品或者提供服务的数量、品种、价格、销售渠道和出口市场；
<FONT color=#、非法搭售，即要求被许可方接受并非实施专利技术必不可少的附带条件，包括购买非必需的技术、原材料、产品、设备、服务以及接收非必需的人员等；
<FONT color=#、限制交易，即不合理地限制被许可方购买原材料、零部件、产品或者设备等的渠道或者来源；
<FONT color=#、禁止有效性质疑，即禁止被许可方对许可专利技术的有效性提出异议或者对提出异议附加条件。
&&& 上述涉嫌无效许可条款中，有一部分许可条件一律无效，例如对于限制再研发、强制回授、限制获得替代技术、非法搭售、禁止有效性质疑等条款；有一部分许可条款具有弹性，属于“不合理”范畴时，方为无效，因而权利人在进行限制或者行使相关权利时，必须把握好度，例如限制被许可人根据市场需求实施专利技术（即阻碍实施）、限制被许可方采购渠道。如果权利人在许可合同中列入了上述法律禁止的苛刻许可条款，可能导致合同整体无效，如果上述涉嫌无效条款不影响合同其他部分效力的，则其他部分有效，仅为上述法律禁止的苛刻许可条款无效。
<FONT color=# 006 0426
本新闻共2页,当前在第1页&&1&&&&
页面功能：
〖〗&& 〖〗
　-　　-　　-　
Copyright　&　 by www.iprlawyers.com all rights reserved
知识产权律师网　&　版权所有：上海协力律师事务所 · 知识产权事务中心> 中银资讯 > 中银阅读
Zhongyin Reading
专利使用权出资：许可方式
作者：中银（上海）律师事务所 &刘骁 & &&
& & 《公司法》第二十八条第一款规定，“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”基于该规定，专利权人需向目标公司转让拟用于出资的专利使用权。基于《专利使用权出资：制度环境》一文所述，专利许可的本质亦系专利权人向被许可人转让专利使用权，专利许可系专利使用权转让的方式。
& & 《技术合同司法解释》第二十五条第一款规定，“专利实施许可包括以下方式：（一）独占实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，让与人依约定不得实施该专利；（二）排他实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内，将该专利仅许可一个受让人实施，但让与人依约定可以自行实施该专利；（三）普通实施许可，是指让与人在约定许可实施专利的范围内许可他人实施该专利，并且可以自行实施该专利。”基于该规定，专利许可包括独占许可、排他许可和普通许可三(3)种方式。
& & 关于专利权人应以何种方式安排专利许可，以向目标公司转让专利使用权，笔者结合相关规定阐述如下：
& & 一、考量因素
& & 笔者认为，专利权人系以何种许可方式安排专利使用权出资，主要考虑如下几个因素：
& & （一）关联交易
& & 《公司法》第二百一十六条规定，“本法下列用语的含义：……（四）关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅仅因为同受国家控股而具有关联关系。”
& & 财政部于日发布、自日起实施的《企业会计准则第36号－关联方披露》（以下简称“《企业会计准则第36号－关联方披露》”）第三条规定，“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。控制，是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。”《企业会计准则第36号－关联方披露》第四条规定，“下列各方构成企业的关联方：（一）该企业的母公司。（二）该企业的子公司。（三）与该企业受同一母公司控制的其他企业。（四）对该企业实施共同控制的投资方。（五）对该企业施加重大影响的投资方。（六）该企业的合营企业。（七）该企业的联营企业。（八）该企业的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员。主要投资者个人，是指能够控制、共同控制一个企业或者对一个企业施加重大影响的个人投资者。（九）该企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员。关键管理人员，是指有权力并负责计划、指挥和控制企业活动的人员。与主要投资者个人或关键管理人员关系密切的家庭成员，是指在处理与企业的交易时可能影响该个人或受该个人影响的家庭成员。（十）该企业主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。”《企业会计准则第36号－关联方披露》第七条规定，“关联方交易，是指关联方之间转移资源、劳务或义务的行为，而不论是否收取价款。”《企业会计准则第36号－关联方披露》第八条规定，“关联方交易的类型通常包括下列各项：（一）购买或销售商品。（二）购买或销售商品以外的其他资产。（三）提供或接受劳务。（四）担保。（五）提供资金（贷款或股权投资）。（六）租赁。（七）代理。（八）研究与开发项目的转移。（九）许可协议。（十）代表企业或由企业代表另一方进行债务结算。（十一）关键管理人员薪酬。”
& & 另，关于IPO的相关规范性文件（以下简称“IPO规则”）亦对关联交易进行了规制，该等IPO规则包括但不限于：
& & (1)于日颁布、自日起实施的《首次公开发行股票并上市管理办法》；
& & (2)于日颁布、自日起实施的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》(深证上[2015]65号)；
& & (3)于日颁布、自日起实施的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》(深证上[2015]65号)；
& & (4)于日颁布、自日起实施的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》(深证上[2015]65号)；
& & (5)于日颁布、自同日起实施的《上市公司章程指引（2014年修订）》(证监会公告〔2014〕47号)；
& & (6)于日颁布、自同日起实施的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》(证监会公告〔2014〕46号)；
& & (7)于日颁布、自同日起实施的《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第40号)；
& & (8)于日颁布、自日起实施的《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》(上证公字〔2011〕5号)；
& & (9)于日颁布、自同日起实施的《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核工作指导意见》(证监发〔2004〕9号)；
& & (10)于日发布、自同日起实施的《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》(证监会计字[2004]1号)；
& & (11)于日发布、自同日起实施的《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露质量有关问题的意见》(证监会公告[2012]14号)；
& & (12)于日发布、自同日起实施的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)；
& & (13)于日发布、自同日起实施的《上市公司治理准则》(证监发[2002]1号)。
& & 鉴于关联交易对目标公司的危害在于关联方可能通过转移利益而损害目标公司的利益。《公司法》第二十一条第一款规定，“公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。”《公司法》第一百二十四条规定，“上市公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。”《公司法》第一百四十八第一款规定，“董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。”基于《公司法》、《企业会计准则第36号－关联方披露》及IPO规则等规范性文件的规定，减少和规范关联交易系应有之义。
& & （二）同业竞争
& &&广义的同业竞争，系指“特定主体依据法律规定、约定、决议或单方意思表示而负担的,在一定的时间或者空间内禁止从事或为第三方从事与相关当事人相同以及构成或者可能构成竞争关系的业务之义务。义务主体既可以是相对权利人的股东、代理商、合伙人、交易的相对方等等与相对权利人存在基础法律关系的当事人,也可以是与之不存在任何基础法律关系的当事人[1]”在这个意义上，广义的同业竞争，包括狭义的同业竞争，《劳动合同法》第二十三条项下的竞业限制及《公司法》第一百四十八第一款项下的竞业禁止。该处的同业竞争，专指狭义的同业竞争。
& & 《首次公开发行股票并上市管理办法》第十九条规定，“发行人的业务独立。发行人的业务应当独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不得有同业竞争或者显失公平的关联交易。”《首次公开发行股票并上市管理办法》第四十二条规定，“募集资金投资项目实施后，不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。”
& & 基于IPO规则，同业竞争法律关系，以控股股东、实际控制人及其所控制的企业及上市公司为主体，以控股股东、实际控制人及其所控制的企业不得自营或他营同类业务为内容，以避免控股股东、实际控制人及其所控制的企业与上市公司形成直接或间接的竞争关系为目的。同业竞争禁止义务系法定义务，控股股东、实际控制人及其所控制的企业负有同业竞争禁止义务不以上市公司给予经济补偿金为对价。在实践中，通常采取优质资产置入、不良资产剥离及无关资产托管等方式对同业竞争予以处理， 并以订立避免同业竞争的协议或签发承诺函的形式以保证控股股东、实际控制人及其所控制的企业与上市公司不构成同业竞争，这无疑将增大拟上市主体的治理成本。
& & （三）竞业限制
& & 《劳动合同法》第二十三条第二款规定，“对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者违反竞业限制约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。”《劳动合同法》第二十四条规定，“竞业限制的人员限于用人单位的高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的人员。竞业限制的范围、地域、期限由用人单位与劳动者约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。在解除或者终止劳动合同后，前款规定的人员到与本单位生产或者经营同类产品、从事同类业务的有竞争关系的其他用人单位，或者自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务的竞业限制期限，不得超过二年。”
& & 基于该规定，竞业限制法律关系以劳动者负有保密义务为前提，以高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的劳动者及用人单位为主体，以高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的劳动者在离职后不长于两(2)年的一定期间内不得自营或他营同类业务为内容，以避免高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的劳动者与目标公司形成直接或间接的竞争关系为目的。保密义务系法定义务，但基于此而约定产生的竞业限制义务系约定义务，高级管理人员、高级技术人员和其他负有保密义务的劳动者负有竞业限制义务以目标公司给予经济补偿金为对价。
& & （四）竞业禁止
& & 《公司法》第一百四十八第一款规定，“董事、高级管理人员不得有下列行为：（一）挪用公司资金；（二）将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；（三）违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（四）违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（五）未经股东会或者股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务； （六）接受他人与公司交易的佣金归为己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）违反对公司忠实义务的其他行为。”
& & 基于该规定，竞业禁止法律关系以董事、高级管理人员负有法定忠实义务（包括但不限于保密义务）为前提，以董事、高级管理人员及用人单位为主体，以董事、高级管理人员在任职期间不得自营或他营同类业务为内容，以避免董事、高级管理人员与目标公司形成直接或间接的竞争关系为目的。因忠实义务及基于此而法定产生的竞业禁止义务均系法定义务，董事、高级管理人员负有竞业禁止义务并不以目标公司给予经济补偿金等物质补偿为对价。
& & 基于前述关于竞业限制和竞业禁止的法律分析，高级管理人员在任职期间负有法定的竞业禁止义务；在离职后，经与目标公司商定的，在离职后不长于两(2)年的一定期间内负有约定的竞业限制义务。
& & 二、解决方案
& & 基于股东的角度，若以排他许可的方式予以安排出资，则作为专利权人，股东与目标公司存在同业竞争；若以普通许可的方式予以安排出资，则作为专利权人，股东与目标公司存在当然的同业竞争，且其他被许可人因可使用予以出资的专利，则达不到以使用权出资的商业目的，于目标公司不利。
& & 以深圳为例，《办法》第二十九条第二款规定，“各出资方应当约定在公司存续期间，未经公司同意，技术出资方不得在生产同类产品且与公司有竞争关系的其他企业中担任技术开发、技术管理或技术服务等职务，或者在自己的企业中生产有竞争关系的同类产品。”
& & 基于董事和高管的角度，特别的，若股东同时担任董事或高管，则若以排他许可或普通许可的方式予以安排出资，则作为股东的董事或高管与目标公司之间存在竞业禁止。
& & 基于普通劳动者的角度，若作为股东的董事或高管离职的，则若以排他许可或普通许可的方式予以安排出资，则作为股东的董事或高管与目标公司之间存在竞业限制。
& & 在上述三(3)种情形下，若以排他许可或普通许可的方式予以安排出资，则作为专利权人的股东可能违反关于同业竞争、竞业禁止及竞业限制的规定而损害目标公司的利益。在这个意义上，若以独占许可的方式予以安排出资，则因仅有目标公司有权使用以使用权出资的专利，包括专利权人在内的任何主体均无权使用该以使用权予以出资的专利，可解决前述问题。
& &&三、相关案例
& & 以湖南为例，《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定(试行)》第三条规定，“用专利使用权作价出资登记注册公司应该具备以下条件：（一）对用于出资的专利使用权由有资质的专业评估机构进行评估作价，并不得高估或者低估作价；（二）专利许可方式为在中国境内独占许可，即双方应签订独占专利实施许可合同，包括专利权人在内的任何第三方都不得具有对该项专利技术的使用权；（三）以专利使用权出资方具有持续获取与所在公司业务发展相关专利的能力；（四）符合登记注册公司相关规定。” 基于该规定，湖南明确专利权人应以独占许可的方式向目标公司转让专利使用权。
& & 基于前述分析，鉴于关联交易、同业竞争、竞业限制及竞业禁止等因素的考量，排除普通许可和排他许可的许可方式，专利权人应以独占许可的方式以专利使用权予以出资。
& & 【注释】：
& & [1] 刘凯湘：《浅析股东的同业竞争禁止条款》，《法制日报》日，第12版
请在此输入留言内容，我们会尽快与您联系。